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對于337調查,企業可在調查前、過程中以及結束后等不同階段開展有針對性的工作加以應對。
調查開始前
在生產經營和對外貿易活動中,對美出口企業可以采取預防性措施,避免成為337調查的被申請人:
1. 在生產對美出口產品時,先初步分析評議出口到美國的產品是否落入美國授權專利、集成電路布圖設計等的保護范圍,以及使用的外觀設計及商標是否和美國授權的外觀設計和商標類似。如果發現有侵權的可能,應及時對產品進行規避設計。
2. 對于無法規避而又必須使用的核心專利技術,應積極準備談判,探索采取支付許可費、購買專利或合資、合作等措施的可行性,盡量避免因“337調查”而失去美國市場。
3.在接受進口商、承銷商以及分銷商委托加工、制造和銷售對美出口產品時,應通過協議明確約定知識產權免責條款。
4.生產或出口前主動在美進行合理知識產權布局。擁有一定數量的美國專利權,對申請人也是一種對抗和威懾。同時設計可能的替代方案,減少侵權可能性。
5.委托律師出具出口產品不構成知識產權侵權的法律意見書,避免在“337調查”中被判故意侵權,并承擔3倍賠償金的處罰。
6. 企業應盡快建立面向全球的知識產權戰略,提高自身知識產權風險意識和整體防御能力。
調查過程中
如果企業成為337調查的被申請人,可以采取如下措施加以應對:
1. 權衡是否應訴
當面臨337調查時,被申論人應首先權衡利弊并作為選擇是否應訴。應訴與否主要關乎成本利益分析和企業的發展戰略。337調查的應訴費用根據情況不同通常為幾萬至上百萬美元不等,企業要從成本收益的角度考慮應訴是否值得。
例如,如果應訴成本大于能從該市場獲得的利益,或者美國對于該企業來說市場份額較小,并且以后也沒有發展成為重要市場的潛能,則應慎重權衡是否應訴。除此之外,企業還應考慮不應訴帶來的消極后果:對于缺席應訴的被申請人,行政法官可以推定申請書中的事實成立并認定申請人違反337條款,進而簽發排除令陰止被申請人的產品進入美國市場。如果企業選擇不應訴,其后果等于放棄了美國市場。假如美國市場對該企業意味著生死存亡,即使企業的規模很小,美國市場份額不大,也應當應訴求存。總之,企業應根據具體情況不同,仔細權衡,慎重做出決定。
2. 是否作為第三方應訴
第三方根據自身利益的考量如果愿意參與調查程序,可向ITC提交希望參與調查程序的書面協議,并同時提交其已經向每個當事人送達該動議的證明,調查機關會進行審查。如果利害關系方不參與調查,將失去利用調查程序收集信息、表達主張的機會,最終可能會受到ITC作出的裁決以及有關救濟措施的影響。
3. 應訴團隊
企業決定應訴337調查后,應立即著手組建應訴團隊,包括內部團隊與律師團隊。337調查節奏快、工作量大,需要高素質的團隊迅速應對。
(1) 企業內部團隊
領導人員:需要一個能對案件的大部分事情作出決策的人負責案件的統籌安排。
技術人員:產品技術問題往往是關乎是否侵權的核心問題,精通技術的人員參與應訴團隊是必不可少的。
市場人員:“337調查”往往是市場之爭,需要市場人員準備大量市場銷售方面的數據和資料。
行政人員:企業往往需要短時間內提供大量的證據,所以需要負責整理文件資料的工作人員加入團隊。
行政人員:企業往往需要短時間內提供大量的證據,所以需要負責整理文件資料的工作人員加入團隊。
(來源:新興產業智庫)